Ajustes no prazo da patente em perigo após a recuperação

Jul 15, 2023

A decisão do Circuito Federal desta semana confirma que as patentes com prazo ajustado podem ser invalidadas por patentes com vencimento anterior na mesma família de patentes sob a doutrina do duplo patenteamento (ODP) do tipo obviedade. Esta decisão é significativa para proprietários de patentes que obtêm reivindicações cobrindo primeiro um aspecto de sua invenção, recebem ajuste de prazo de patente (PTA) devido a atrasos do Escritório de Patentes com esse primeiro pedido e, em seguida, patenteiam invenções adicionais divulgadas no pedido original em continuações. A decisão da Cellect significa que estes pedidos posteriores podem invalidar o PTA da patente principal e reduzir o prazo da sua patente.

Os profissionais de patentes devem acompanhar de perto este caso. As petições para nova audiência devem ser entregues em 12 de outubro de 2023, e os amicus briefs devem ser entregues em 26 de outubro de 2023. As empresas também devem rever suas estratégias de processamento de patentes para reduzir o risco de desafios intrafamiliares de ODP e para minimizar sua dependência do PTA quando outras opções Estão disponíveis.

A doutrina da dupla patente geralmente impede um requerente de receber mais de uma patente sobre a mesma invenção. O ODP é uma extensão feita por um juiz da doutrina da dupla patente que proíbe uma patente com vencimento posterior de ter uma reivindicação que seja “patenteavelmente indistinta” de uma reivindicação em uma patente com vencimento anterior.

O ODP tem suas raízes no final de 1800, quando o prazo da patente nos EUA era medido a partir da data em que a patente foi emitida. No antigo sistema, os inventores poderiam, teoricamente, estender a sua exclusividade apresentando vários pedidos alegando variações óbvias da mesma coisa. As patentes poderiam ser emitidas em momentos diferentes, dando assim ao inventor um monopólio mais longo. Os tribunais criaram o ODP para evitar esse tipo de potencial percebido de habilidade de jogo.

O ODP, porém, possui uma válvula de segurança. Se um requerente tiver duas patentes sobre invenções indistintas, o requerente pode apresentar uma isenção de responsabilidade terminal para fazer com que as patentes expirem no mesmo dia. Se o titular da patente registrar uma isenção de responsabilidade terminal antes que a patente expirada expire, isso cura o ODP. Mas depois que a primeira patente expira, uma isenção de responsabilidade terminal não é mais uma opção – o ODP simplesmente torna inválida a patente que expira posteriormente. As isenções de responsabilidade terminais são, portanto, úteis para proteger patentes que expiram posteriormente, mas podem custar um valioso prazo de patente.

O Congresso aprovou várias reformas que afetaram o prazo das patentes nas décadas de 1980 e 1990. Primeiro, em 1984, o Congresso autorizou extensões do prazo da patente (PTE) para compensar os detentores de patentes farmacêuticas pelo prazo da patente que foi efetivamente perdido durante o processo de revisão da FDA. Então, em 1995, o Congresso fixou o prazo da patente ao momento em que o inventor apresentou o seu primeiro pedido de patente, e não ao momento em que a patente foi emitida. Como o tempo durante a pendência do pedido de patente diminuiria agora o prazo da patente, o Congresso também criou o PTA para compensar os inventores pelo tempo perdido devido a atrasos excessivos por parte do Escritório de Patentes. PTA e PTE significam que patentes que remontam ao mesmo pedido original podem ter datas de validade diferentes.

Estas reformas suscitaram uma questão que levou mais de duas décadas a responder: Qual o papel que o ODP desempenha neste novo regime? Embora diferentes patentes que reivindicam invenções relacionadas ainda possam expirar em momentos diferentes, as diferenças normalmente se devem a ajustes e extensões legalmente autorizados (PTA e PTE), e não a jogos. O Circuito Federal confirmou em 2007 (e novamente em 2018) que as diferenças nas datas de vencimento causadas pelo PTE não desencadearam o ODP, mas a interação entre o PTA e o ODP tem sido menos certa.

A partir de 2014, o Circuito Federal deu a entender que poderia ver o PTA de forma diferente do PTE. Desde então, vários tribunais distritais têm-se debruçado sobre a questão, chegando a conclusões diferentes. Mas até In re Cellect, nenhum caso apresentou esta questão de forma clara para o Circuito Federal.

Cellect é uma família de cinco patentes que cobrem sensores de imagem. Todas as patentes remontam ao mesmo pedido original, portanto, se não fosse pelo PTA, elas teriam expirado ao mesmo tempo. Mas quatro das cinco patentes tinham PTA – apenas a última registada não tinha.